ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА: РАЗБИРАЕМСЯ В ДЕТАЛЯХ

 

Лицензионный договор позволяет правообладателю временно передавать другим лицам ограниченный объем прав на использование принадлежащего ему объекта интеллектуальной собственности. Использование третьим лицом такого объекта без разрешения правообладателя грозит наступлением для него неблагоприятных последствий. Отличие лицензионного договора от договора об отчуждении исключительного права на объект интеллектуальной собственности заключается в том, что в первом договоре не происходит передача исключительного права (иными словами – правообладатель не меняется), что, безусловно, является для правообладателя важным преимуществом.

Лицензионный договор — важные моменты

По лицензионному договору лицензиар – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации – предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Рассмотрим детали, которые необходимо учесть при заключении лицензионного договора и контроле за его исполнением на примере существенных условий этого договора.

Обратите внимание: несогласование существенных условий договора влечет его недействительность.

1. Предмет договора.

В предмете описывается непосредственно сам объект интеллектуальной собственности. Как правило, лицензиаром указываются документы, подтверждающие наличие исключительного права – например, свидетельство о регистрации товарного знака.

Рекомендация лицензиату: перед заключением лицензионного договора убедитесь, что правообладателем исключительного права является именно Ваш контрагент, либо у него есть право заключения сублицензионного договора (при необходимости запросите дополнительные документы).

2. Цена договора.

В лицензионном договоре указывается сумма вознаграждения лицензиара или порядок ее определения. К возможным вариантам указания суммы вознаграждения в договоре относятся:

• однократная выплата;
• периодическое отчисление определенной фиксированной суммы,
• выплата вознаграждения в виде процента от прибыли лицензиата;
• комбинированный способ, сочетающий различные варианты определения цены договора (например, отчисление в пользу лицензиара фиксированной суммы в первые 6 месяцев действия договора, а затем – выплата ему вознаграждения в виде процента от дохода).

3. Конкретные способы использования объекта интеллектуальной собственности (ИС).

В лицензионном договоре необходимо указать, каким образом будет использоваться предоставляемый лицензиату объект ИС. Непоименованные в договоре способы использования не будут считаться разрешенными!

4. Условия предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности.

Объект ИС может предоставляться на условиях исключительной или неисключительной лицензии. Неисключительная (простая) лицензия предоставляется с правом сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, а исключительная – без сохранения такого права. При этом, если в договоре не предусмотреть условие о возможности использования объекта интеллектуальной собственности самим лицензиаром, то, по общему правилу, он будет лишен права использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии.

К вопросу о сублицензионном договоре.

Сублицензионный договор может быть заключен только с согласия лицензиара и только в отношении тех способов использования объекта, которые предусмотрены первоначальным лицензионным договором. Срок договора может быть меньше основного договора. Если условиями сублицензионного договора предусмотрен срок действия, превышающий лицензионный договор, то он считается заключенными на срок действия первоначального договора.

Исполнение лицензионного договора.

Для осуществления лицензиаром контроля за надлежащим исполнением лицензионного договора лицензиат должен предоставлять соответствующие отчеты об использовании объекта интеллектуальной собственности. Для установления большего контроля за исполнением рекомендуем предусмотреть точные сроки предоставления таких отчетов. В противном случае отчеты должны будут предоставляться по требованию лицензиара. Такой контроль осуществляется также для обеспечения права правообладателя на получение вознаграждения по лицензионному договору.

Лицензиар, в свою очередь, должен воздерживаться от действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования объекта.

Для справки: если заключен лицензионный договор, правообладатель вправе заключить с третьим лицом договор об отчуждении исключительного права, т.е. уступить такое право другому лицу. Согласие лицензиата в данном случае не требуется. Однако лицензиар должен уведомить лицензиата о заключении такого договора. Таким образом, происходит замена правообладателя (лицензиара), но все условия заключенного ранее лицензионного договора сохраняются.

Таким образом, перед заключением лицензионного договора необходимо обратить внимание на условия, без которых сделка не будет иметь силы, а также на иные важные условия. В частности, к таковым относятся условия:

а) о наличии у лицензиара исключительного права (для лицензиата);

б) о размере вознаграждения;

в) о сроке действия (срок действия лицензионного договора не может превысить срок исключительного права); 

г) об ответственности сторон;

д) о возможности заключить сублицензионный договор (если она имеется, в лицензионном договоре следует прописать порядок получения письменного разрешения на заключение сублицензионного договора);

е) об одностороннем отказе от исполнения договора;

ж) о порядке разрешения споров.

Кроме того, стороны вправе предусмотреть автоматическую пролонгацию лицензионного договора, если сторона не заявит в определенный срок о выходе из соглашения.

Рассмотрим пример из судебной практики, связанный с автоматической пролонгацией договора.

Договором между истцом и ответчиком была предусмотрена автоматическая пролонгация договора на каждый последующий календарный год. Ответчик по делу не предоставил в соответствии с условиями договора отказ от его продления в установленный 30-дневный срок до дня окончания календарного года. Таким образом, договор был автоматически продлен, а ответчик перестал выплачивать обусловленное договором вознаграждение, в связи с чем истец обратился в суд. Решением Арбитражного суда с ответчика взыскано авторское вознаграждение за 4 квартала, а также пени за нарушение сроков выплаты вознаграждения.

Подводя итог вышесказанному, мы рекомендуем вам уделять особое внимание условиям заключаемого лицензионного договора, дабы не совершать ошибок, которые впоследствии могут привести к долгим судебным тяжбам.